Novità legislative e giurisprudenziali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando per le piccole e medie imprese per la valorizzazione dei marchi storici

Valorizzazione marchi storici

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando Marchi +3, contributi statali per supportare le imprese piccole e medie nella tutela dei Marchi all’estero (termine per la proposizione della domanda 7 Marzo 2018)

Bando Marchi +3

Corte di Cassazione, sentenza n. 2039, 26 gennaio 2018 (Plagio)

Il plagio si realizza con l’attività di riproduzione – si parla perciò di “appropriazione” – totale o parziale degli elementi creativi di un’opera altrui, così da ricalcare in modo “parassitario” quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile.

L’opera plagiata deve presentare i caratteri della originalità creativa riconoscibile, sebbene, come questa Corte ha già ritenuto, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la L. n. 633 del 1941, art. 1 non coincida con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo (Cass. 28 novembre 2011, n. 25173; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089). Inoltre, non si tutela l’idea in sè, ma la forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Cass. 28 novembre 2011, n. 25173).

Commissione dei ricorsi 24/04/2017, n. 10 [Marchio – Capacità distintiva – Registrazione di slogan come marchio – Necessità del carattere distintivo – Segno costituito da una mera comunicazione promozionale od elogiativa]

Marchio – Capacità distintiva – Registrazione di slogan come marchio – Necessità del carattere distintivo – Segno costituito da una mera comunicazione promozionale od elogiativa.

Esame della domanda di Marchio “LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE” per contraddistinguere prodotti rientranti nelle classi 03, 05, 35 e 44.

Domanda respinta per assenza di capacità distintiva non essendo idonea a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre. Lo slogan quando lo si voglia registrare come marchio deve dunque soggiacere a criteri di valutazione del carattere distintivo analoghi a quelli applicabili alle altre categorie di marchi per cui non può esaurirsi in una mera comunicazione promozionale od elogiativa senza essere in grado di soddisfare al contempo la funzione propria del marchio.

Commissione dei ricorsi 10/01/2017, n. 3 [Brevetto – Ideazioni generiche – Nozione di invenzione brevettabile e verifica dei requisiti di brevettabilità – Diritto dell’innovazione come soluzione originale ad un problema tecnico]

Respinta la domanda di brevetto in quanto carente dei requisiti di brevettabilità di cui all’art. 51, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale (CPI) (sufficienza di descrizione), qualificandola una proposta generica che non si concretizzava in una specifica soluzione tecnica.

Ai fini della concessione del diritto si richiede:

1) sotto il profilo sostanziale, che l’invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un’attività creativa dell’inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca) (Cass. 4121/2016).

2) sotto il profilo formale, che la domanda sia corredata da una descrizione chiara e completa, consistente nell’indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell’utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota (Cass. 23414/2009).

Commissione dei ricorsi 25/11/2016, n. 61 [Marchio – Marchio debole – Tutela affievolita – Differenziazioni significative in grado di escludere rischi confusori od associativi nell’ambito di stesse classi merceologiche ed affinità di prodotti]

Domanda di marchio figurativo

per contraddistinguere i seguenti prodotti per animali (classe 31).

In data 4/2/2013 la società Y presentava opposizione in base al proprio marchio comunitario anteriore di natura denominativa Amigo registrato in data 18/10/2004 per prodotti rientranti nella stessa classe.

Decisione:

Il confronto tra i segni in conflitto sul piano visivo fonetico e concettuale non consente di individuare assonanze e similitudini preponderanti sul piano della percezione globale del consumatore. Al contrario, sembrano prevalenti differenziazioni significative in grado di escludere rischi confusori od associativi pur nell’ambito di stesse classi merceologiche ed affinità di prodotti (per cani ed animali in genere). Il marchio AMICO è un marchio denominativo semplice con la parola scritta a caratteri normali mentre il segno AMI’ è figurativo perché il nome è riportato in stampatello corsivo entro una cornice ovale al di sopra della quale il tratto si interrompe formando un accento di colore verde. Nella reciproca composizione grafica – al di là delle prime tre lettere prive di particolare valenza nell’economia dei segni – non c’è nulla di particolarmente distintivo che avvinca l’uno all’altro, i segni sono caratterizzati da ritmi ed accentazioni differenti, diversa è pure la struttura sillabica per cui la somiglianza fonetica limitata alle prime tre parole non è sufficiente a prevalere neutralizzando le altre discrasie.

AMI’ con l’accento presenta un certo connotato di fantasia perché non può essere il plurale di ami e l’equivalente di amico in francese è privo di accento per cui difficilmente il consumatore medio – di primo acchito ed in mancanza di una conoscenza linguistica affinata – sarebbe in grado di accostare alla parola AMIGO che ha un significato immediatamente percepibile la parola AMI’ apparentemente priva di significato.

Queste premesse trovano poi accentuazione nella constatazione che il marchio Amigo registrato per i seguenti prodotti della classe 31 (come residuati a seguito di procedimento di decadenza per non uso dei restanti) e cioè mangimi per cani, compresi concentrati alimentari per cani, conserve alimentari per cani e alimenti premio per cani, presenta indubbi connotati di debolezza in quanto espressamente riferito ad articoli destinati agli animali domestici considerati per tradizione i migliori amici dell’uomo quali appunto i cani.

Ragion per cui-stante la sua funzione descrittiva ed allusiva- può solo godere di un ambito di protezione proporzionale alla sua ridotta portata distintiva.

Se dunque ci si trova al cospetto di un marchio c.d. debole incentrato su di un’unica componente denominativa, l’esaminatore doveva effettuare una verifica orientata soprattutto sulle modificazioni e/o aggiunte presenti in segno posteriore rispetto a quello prioritario onde valutarne la sufficienza per escludere confondibilità alla luce degli interventi “correttivi” pur modesti adottati.

La ridotta capacità distintiva del marchio debole comporta, infatti, una tutela “affievolita” e lievi variazioni e/o integrazioni bastano ad escludere interferenze decettive consentendo la coesistenza di entrambi i segni.

E, come si è detto sopra, la particolare stilizzazione grafica-figurativa del segno opposto rispetto alla normalità dei caratteri propri del marchio dell’opponente privi di un qualsiasi contesto di fantasia rappresenta, unitamente alla diversità di pronunzia delle rispettive parole – quel dato di variabilità che in un raffronto basato sull’impressione di insieme suscitata sul consumatore appare idoneo ad evitare assimilazioni confusorie anche sul piano dell’interdipendenza.

Commissione dei ricorsi 25/11/2016, n. 62 [Marchio – Rischio di confusione – Diversificazione dei segni in conflitto – Distintività rafforzata del marchio per la notorietà acquisita nel settore merceologico di riferimento]

Il raffronto tra segni va condotto tenendo conto degli elementi di somiglianza più che di quelli di differenziazione e l’identità (pacifica) dei prodotti che essi contrassegnano risulta ampiamente compensativa-in un giudizio di bilanciamento dei reciproci fattori (dove tanto è più forte l’uno quanto meno esigibile è l’altro) – rispetto alla minima diversità letterale di cui si è fatto cenno.

Resta pertanto avvalorato il rischio di confusione anche sul piano dell’associazione dei segni, l’impressione da essi evocata essendo suscettibile di indurre il consumatore medio a ritenere che i reciproci prodotti provengono dalla medesima impresa o da altra economicamente collegata.

Sussistendo pertanto le condizioni previste dall’art. 12 comma 1 lett.d del cpi va accolta l’opposizione ed annullata la decisione impugnata.

Commissione dei ricorsi 23/11/2016, n. 59 [Marchio – Confondibilità tra segni – Funzione distintiva e ruolo predominante svolto da uno o più elementi nel contesto denominativo e/o figurativo d’insieme del marchio opposto]

La questione rimessa alla Commissione verte sul giudizio di confondibilità tra segni in generale ed in particolare sulla funzione distintiva e sul ruolo predominante svolto da uno o più elementi nel contesto denominativo e/o figurativo d’insieme del marchio opposto.

Ora, nella verifica della sussistenza di somiglianze confusorie, è pacifico che il confronto tra segni vada effettuato in via globale e sintetica, rinunciando ad esaminare i dettagli privi di carattere dominante, che, pur se presenti ed astrattamente avvertibili, finiscono per svanire sul piano mnemonico al momento della scelta.

La circostanza, infatti, che il consumatore serbi memoria solo di un’immagine imperfetta del marchio, che, come noto, viene normalmente percepito come un “tutt’uno”, conferisce maggiore importanza al suo elemento predominante (ex multis, sentenza della Corte di Giustizia 11 novembre 1997, C-251195 “Sabel” punto 23 e per gli orientamenti della Commissione Ricorsi, decisione 13/2013 del 1 luglio 2013). La Commissione condivide che la riproduzione del segno altrui e del relativo cuore nell’ambito del marchio contrapposto, seppure caratterizzato dalla presenza di elementi ulteriori parzialmente differenziatoci, è di per sé in grado di integrare una fattispecie confusoria (per tutti, C-13/1249; C-82/2929).

Pertanto, ricorrendo le condizioni di applicabilità dell’art. 12, comma 1, lettera d) CPI, anche sotto il profilo dell’associazione tra segni, il ricorso deve essere accolto.

Commissione dei ricorsi 19/07/2016, n. 41 [Marchio – Marchio comunitario – Prova dell’uso del marchio –Marchio descrittivo – Nomi geografici come marchi – Marchio mediamente forte]

La capacità distintiva può essere originaria ovvero acquisita, e comunque dipende dalla circostanza che il toponimo venga utilizzato come nome di fantasia e costituisca una scelta di per sé originale, oppure sia corredata da accorgimenti originali o di fantasia, oppure abbia raggiunto, per notorietà, una rilevante forza distintiva (Cassazione civile, sez. I, 16/04/2008, n. 10071). In mancanza di tali circostanze, laddove il toponimo sia meramente indicativo della regione dove il prodotto è realizzato, il marchio non assume alcuna specifica forza distintiva, e, pertanto, deve considerarsi debole, ai fini della tutela (Trib. Firenze Sez. Specializzata in materia di imprese, 04/03/2014).

Diritto d’autore (artt. 1, 2, 10 legge n. 633/1941) – “Industrial design” – Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) – Valore dell’opera – Parametri di valutazione – Imitazione rilevante – Non sussiste – Fattispecie.
In tema di industrial design, il valore dell’opera consiste non già nella diversità della stessa rispetto ad altre preesistenti, che attiene piuttosto al profilo della creatività, ma in un quid pluris la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, e che può essere ricavato da una serie di parametri, non tutti compresenti, quali la creazione da parte di un noto artista, il riconoscimento della sussistenza di qualità estetiche e artistiche da parte degli ambienti culturali e istituzionali, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, ovvero il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato alla sua funzionalità. L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale non s’identifica con la riproduzione di qualsiasi forma di prodotto altrui ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa. (Nel caso di specie, nella lite vertente sulla produzione e commercializzazione di statuine di pastori per presepe in materiale plastico, destinate alla grande distribuzione e alla riproduzione seriale a stampo, realizzate in modo dozzinale e con scarsa attenzione ai dettagli, la Corte distrettuale aveva ritenuto che le statuine della parte attrice non possedessero i requisiti necessari per la tutela delle opere dell’ingegno non trattandosi di prodotti nei quali era riconoscibile un’opera creativa atta a rendere visibile l’impronta personale dell’autore).

Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 12 gennaio 2018 n. 658

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Concorrenza sleale

La concorrenza sleale non s’identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa

Cass., Sez. I, 12/02/ 2009, n. 3478; 26/11/2008, n. 28215; 27/02/2004, n. 3967.

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Diritto d’autore (artt. 1, 2, 10 legge n. 633/1941) – “Industrial design” – Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) – Valore dell’opera – Parametri di valutazione – Imitazione rilevante – Non sussiste – Fattispecie.

In tema di industrial design, il valore dell’opera consiste non già nella diversità della stessa rispetto ad altre preesistenti, che attiene piuttosto al profilo della creatività, ma in un quid pluris la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, e che può essere ricavato da una serie di parametri, non tutti compresenti, quali la creazione da parte di un noto artista, il riconoscimento della sussistenza di qualità estetiche e artistiche da parte degli ambienti culturali e istituzionali, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, ovvero il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato alla sua funzionalità. L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale non s’identifica con la riproduzione di qualsiasi forma di prodotto altrui ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa. (Nel caso di specie, nella lite vertente sulla produzione e commercializzazione di statuine di pastori per presepe in materiale plastico, destinate alla grande distribuzione e alla riproduzione seriale a stampo, realizzate in modo dozzinale e con scarsa attenzione ai dettagli, la Corte distrettuale aveva ritenuto che le statuine della parte attrice non possedessero i requisiti necessari per la tutela delle opere dell’ingegno non trattandosi di prodotti nei quali era riconoscibile un’opera creativa atta a rendere visibile l’impronta personale dell’autore).
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 12 gennaio 2018 n. 658

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Proprietà industriale – Brevetti – Integrazione della domanda (art. 172 Dlgs n. 30/2005) – Condizioni – Apporti innovativi – Inammissibilità.

È possibile integrare l’originaria domanda di brevetto solo quando gli elementi di integrazione, ancorché non pervenuti a costituire l’oggetto della pretesa di tutela in quanto non contestualmente presenti nella descrizione e nella rivendicazione, siano tuttavia presenti in uno di tali elementi della domanda stessa. Non è consentito ampliare il contenuto della domanda, che è dato da ciò che è descritto o comunque desumibile dalla descrizione del brevetto richiesto, attraverso apporti innovativi che implichino una sostanziale modifica dell’oggetto di essa; correzioni e integrazioni possono migliorare il contenuto illustrativo dell’originaria istanza, cioè la qualità della comunicazione a terzi della invenzione, non anche fornire a posteriori dati essenziali per attuare l’invenzione medesima, ovvero nuove acquisizioni inventive.
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 30 novembre 2017 n. 28822

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Proprietà industriale – Marchi – Espressioni di uso comune prive di originalità – Marchio complesso – Inclusione dell’unico elemento che caratterizza un marchio semplice (artt. 12, 13 Dlgs n. 30/2005).

Parole o espressioni ampiamente invalse nell’uso comune per esaltare agli occhi del consumatore medio le qualità di qualsiasi prodotto o servizio per il quale vengano adoperate – quali super, extra, top, royal, prestige – non assumono un significato particolarmente originale neppure in ragione dell’accostamento concretamente realizzato, il quale non costituisce di per sé manifestazione di speciale inventiva o immaginazione. L’inclusione in un marchio complesso dell’unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituto da altri elementi che lo differenziano da quello precedente. Tale principio, postulando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione più articolata, non è riferibile all’ipotesi in cui il predetto inserimento comporti un’alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva, derivante dall’adozione di una parola o un’espressione avente carattere meramente descrittivo: mentre, infatti, per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti a escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte. (Nel caso di specie, il segno distintivo adottato dalla ricorrente costituiva lo sviluppo della radice della parola “impero”, evocativa del dominio di un imperatore, ravvisandosi un elemento debole e, quindi, inidoneo a respingere come imitativi i marchi che utilizzino la medesima radice, anche accostandovi la parola altrettanto generica “uomo”).

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 30 novembre 2017 n. 28818

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Proprietà industriale – Brevetti – Diritto all’equo premio (art. 37 Rd n. 1127/1939) – Presupposti – Criteri – Validità del brevetto – Azione di nullità – Datore di lavoro – Illegittimità.
Il diritto all’equo premio è attribuito al dipendente inventore in relazione all’invenzione, non al brevetto (così il regio decreto n. 1127 del 1939, applicabile ratione temporis) ma, ai fini del riconoscimento, è necessario che l’invenzione sia stata brevettata: essendo il premio unico e per il suo riconoscimento, è sufficiente anche il rilascio di un solo brevetto. Tuttavia, il datore di lavoro titolare del brevetto non è legittimato a contestare, né in via di eccezione, né in via di azione, la validità del brevetto, poiché l’azione di nullità del brevetto è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto.
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 20 novembre 2017 n. 27500

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Proprietà industriale – Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) – Sussistenza – Visione d’insieme – Valutazione complessiva degli episodi.

In tema di criterio di indagine sulla sussistenza della concorrenza sleale non è mai stata smentita (fin dalla sentenza 29 luglio 1963, n. 2130) – l’affermazione secondo cui il giudizio sulla fondatezza del comportamento illecito non deve essere analitico e limitato a ogni singolo atto ma deve estendersi, in una visione unitaria e d’insieme, a una valutazione complessiva degli episodi di concorrenza sleale denunciati, alla condotta dell’agente e alle conseguenze dannose nell’ambito industriale e commerciale altrui.

Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 15 novembre 2017 n. 27144

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Patent box: le nuove regole nel decreto del Ministero dello sviluppo economico

Sul sito del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze è statto pubblicato il D.M. 28 novembre 2017, relativo alla revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, cd. Patent Box.

Il decreto in esame è stato emanato, di concerto fra i due ministri, per adeguare il precedente D.M. 30 luglio 2015 (decreto attuativo del Patent Box) alle modifiche che l’art. 56 del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, ha apportato all’art. 1, commi 37 e seguenti della L. 190/2014, nonché per stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d’impresa (per le modifiche di cui al citato art. 56 vedi relativa notizia).

Dal confronto con il precedente decreto, il cui contenuto è stato trasposto, modificato e ampliato nel D.M. 28 novembre 2017, emerge innanzitutto la scomparsa, dall’ambito di applicazione del regime di tassazione agevolata, del riferimento al marchio d’impresa, oggetto della modifica di cui al già citato art. 56. Pertanto, non sarà possibile richiedere l’accesso al regime agevolato per i marchi a partire dal 1° gennaio 2017.

Inoltre, sempre nell’art. 1 del nuovo decreto il termine “opere dell’ingegno” viene sostituito con quello di “software coperto da copyright”.

Nell’art. 4 rimangono invariate le modalità di esercizio (scelta irrevocabile e rinnovabile) e la durata (cinque periodi d’imposta), ma nel comma 2 viene aggiunto un ultimo periodo con cui si dispone che l’opzione per il patent box esercitata a partire dal 2017 (3° periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014), va comunicata nella dichiarazione dei redditi e deve recare:

  • l’indicazione del numero dei beni immateriali a cui si riferisce,

  • la classificazione di detti beni fra le categorie di cui all’articolo 6 del D.M.

  • l’ammontare del reddito agevolabile per ciascuna di tali categorie di beni.

All’articolo 6, comma 1, relativo alla definizione di bene immateriale, viene riformulata la nozione di know how(lett. d). Mentre infatti, nel D.M. 30 luglio 2015 veniva descritto come “informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili, la lettera d) del nuovo D.M. fa ora riferimento a “processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.

A questa modifica si collega in modo diretto anche l’ulteriore integrazione contenuta al successivo articolo 11, comma 2, in merito alla tracciabilità delle spese e dei redditi. A tal riguardo si specifica che ogni qualvolta l’agevolazione riguardi per via della complementarietà, i beni di cui alla lett. d) dell’art. 6, il c.d. know how, il contribuente deve mantenere specifiche evidenze documentali idonee a provare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 6, vale a dire i presupposti di esistenza e protezione secondo le vigenti norme in materia di proprietà intellettuale e industriale.

Infine, rispetto al D.M. 30 luglio 2015, il D.M. 28 novembre 2017 contiene due ulteriori articoli relativi, rispettivamente, alla clausola di grandfathering e allo scambio d’informazioni per le opzioni sui marchi.

Entrambe le disposizioni sono finalizzate a dettare le norme di coordinamento necessarie a gestire l’avvenuta esclusione dei marchi d’impresa e a tener conto del periodo transitorio.

In particolare, attraverso la clausola di grandfathering si mira a regolare il periodo durante il quale è possibile conservare i benefici secondo la disciplina previgente e, quindi, a salvaguardare le opzioni sui marchi d’impresa esercitate in precedenza. In tal senso l’art. 13 specifica che le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 aventi per oggetto i marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, restano in vigore per 5 periodi d’imposta o, se inferiore, sino al 30 giugno 2021, e non sono più rinnovabili.

Coloro che hanno esercitato l’opzione includendo il marchio, a partire dal 2017 devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi il numero dei beni a cui l’opzione si riferisce, la classificazione degli stessi e l’ammontare di reddito agevolabile a essi riferibile, nonché aggiungere, ove rilevanti, i Paesi esteri in cui siano fiscalmente residenti:

  • la società che esercita il controllo sul soggetto che ha esercitato l’opzione

  • la società che esercita il controllo indiretto sul soggetto che ha esercitato l’opzione che, a sua volta, è controllata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche ovvero non è controllata da alcun soggetto

  • le società correlate dalle quali sono stati ricevuti compensi per lo sfruttamento dei marchi d’impresa oggetto dell’opzione. 

Il comma 3 dell’art. 13 prevede, inoltre, che, per l’applicazione di quanto previsto dai commi precedenti, due soggetti si considerano correlati quando:

  1. uno dei due detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale pari almeno al 25% dei diritti di voto o dei diritti patrimoniali nell’altro

  2. un terzo soggetto detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale pari almeno al 25% dei diritti di voto o dei diritti patrimoniali in ciascuno degli altri due. 

La quota di reddito agevolabile derivante dall’utilizzo dei marchi deve essere determinata secondo le regole ordinarie (articolo 9), includendo nel novero dei costi rilevanti anche quelli relativi alle attività:

  • di sviluppo dei marchi

  • di presentazione, comunicazione e promozione che accrescono il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscono alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi del design, o degli altri materiali proteggibili;

  • di mercato.

Infine, anche il nuovo articolo 14 è dedicato alle opzioni aventi per oggetto i marchi, e prevede uno scambio di informazioni con le Amministrazione finanziarie estere riferito ai nominativi dei soggetti che hanno esercitato l’opzione includendovi i marchi di impresa.

Viene previsto che per i Paesi con i quali è in vigore lo scambio di informazioni, e che sono membri dell’Inclusive framework on Beps, l’Agenzia delle entrate deve comunicare alle amministrazioni fiscali dei Paesi di residenza fiscale delle società controllanti e correlate il nominativo di ciascun soggetto che ha esercitato l’opzione per i marchi d’impresa. I nominativi devono essere comunicati entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui si è beneficiato dell’agevolazione derivante dall’utilizzo dei marchi.